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知识产权部
恒生案例|从专利名称、说明书对权利要求保护范围的限定作用看专利保护的边界

案情介绍


谢某系名称为“珍珠釉在制作陶瓷栏杆中的应用”、专利号为ZL200710066131.X发明专利的专利权人,可使生产出的陶瓷产品具有外观新颖、色彩斑斓、闪光亮泽的功能与效果,其权利要求书记载的权利要求为“一种珍珠釉在制作陶瓷栏杆中的应用,其特征在于将珍珠釉与松节油按l: 3的重量比例混合,作为陶瓷栏杆表面处理原料的应用”。

专利权人谢某从周某、俊嘉公司经营的淘宝店铺中购买陶瓷卫浴洗漱套装,认为涉案产品未经许可使用了其专利,销售范围包括国内销售与出口销售,存在制造、销售、许诺销售等行为,构成侵权,要求立即停止侵权行为,并支付专利使用费60万元。淘宝公司作为网站运营平台,在谢某多次投诉却没有撤销相应链接,导致侵权损害后果扩大,应承担连带责任。

周某、俊嘉公司委托本所指派林添财律师作为一审、二审诉讼程序代理人,代理人认为涉案专利名称明确限定珍珠釉是用于陶瓷栏杆,且说明书中限定范围是在建筑材料领域,被控侵权产品和原告专利不是同一技术领域,且原告未举证证明被控侵权产品构成侵权,应当驳回原告的诉讼请求。

原告谢某认为本案属于新产品发明专利,应当适用举证责任倒置原则,原告证明了使用涉案专利涂料生产卫浴用品的外观效果与被告销售产品外观效果相同,根据科技查新报告显示也属于新产品,因此本案应当适用举证责任倒置原则;且根据国际专利分类表(IPC分类),陶瓷栏杆和陶瓷卫浴属于相同的IPC分类,属于同一技术领域,因此应当认定被控侵权产品构成侵权。


案件争议焦点

1.被控侵权产品是否侵犯涉案专利,即涉案专利保护范围是否只限定于陶瓷栏杆产品,用于建筑材料领域;

2.本案是否适用举证责任倒置原则。



本所律师代理意见


1.涉案专利在发明名称、权利要求的特征部分、说明书中,都明确限定产品是用在陶瓷栏杆表面,并且是用在建筑材料领域,而被诉侵权产品不是陶瓷栏杆,也不属于建筑材料领域。

2.珍珠釉在陶瓷产品的应用已经属于现有技术,如原告将其专利保护范围无限扩大到所有陶瓷产品上,其专利丧失新颖性和创造性。

3.被告周某、俊嘉公司只是被诉侵权产品的销售商,不存在制造行为,本案并不适用举证责任倒置原则,该原则适用的前提是原告需要举证证明被诉侵权产品构成侵权,且被告存在制造行为,但原告没有证据能够证明上述事项,因此该原则在本案中并不适用。




判决结果


广州知识产法院及最高人民法院两审法院审理均认定,被控侵权产品陶瓷卫浴用具不属于建筑材料技术领域,更加不属于陶瓷栏杆,故未落入专利权的保护范围。



案例分析

(1)IPC分类能否作为认定同一技术领域的依据

本案中,专利权人认为相同技术领域应根据《国际专利分类表》(IPC)的最低分类位置来确定,为证明被控侵权产品陶瓷卫浴产品与涉案专利属于同一技术领域,提供大量证据用于证明两者的IPC分类相同,均属于C0441/86。

笔者认为,以IPC分类作为判断专利的技术领域本身是欠妥的。首先根据《国际专利分类斯特拉斯堡协定》,其对国际专利分类法定义为“纯属行政管理性质”,即其应当是用于对发明和实用新型专利申请进行标识从而作为检索时的一种检索工具,其是根据专利申请所涉及的技术主题进行分类,因此会出现专利申请虽然是相同的技术领域,但技术主题不同时,所给出的IPC分类也会不同的结果。

其次,根据《专利审查指南》,具体技术领域通常与发明或者实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关,也说明技术领域和专利分类表之间并不是完全的等同关系。

因此判断专利技术领域,应当从专利文件本身进行判断,根据《专利审查指南》要求,摘要文字部分应当写明发明的名称和所属的技术领域,发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域。具体到本案,本案涉案专利在其摘要部分已经明确记载“属于建筑材料领域”,同时权利要求书也限定了是运用在“陶瓷栏杆”上,涉案专利的技术领域应以专利文件记载为准,专利权人所提供的IPC类比对证据并用以证明涉案专利和陶瓷卫浴产品属于同一技术领域。

(2)被控侵权人在不知情情况下作出的使用了涉案专利的陈述能否作为认定侵权的证据

本案在一审阶段涉及的一个事实焦点是,专利权人(原告)提交一项与被告在阿里旺旺的聊天记录,涉及内容为原告询问被控侵权产品的原材料以及制作比例,被告答复是通过“珍珠釉和松节油”制作,原告以此作为认定被告知道所销售产品使用了其专利,构成专利侵权。

虽然一审法院对此问题没有作出直接认定,但笔者认为,仅以被告在聊天记录中作出的供述作为认定侵权不能成立。专利侵权案件不同于普通民事案件,是否构成专利侵权应当通过技术特征比对来认定是否落入专利保护范围,而原告在本案中未能提供包括鉴定报告在内的任何证据证明被控侵权产品使用了涉案专利,被告在聊天记录中的陈述并不能作为认定侵权的证据,且原告所提交的被告陈述是部分截取、在原告诱导下做出的不真实意思表示,结合完整的记录,被告的答复完全是按照原告的要求来复制回复的,其证据的合法性就更加不成立。

(3)问题探讨:假设本案的被控侵权产品是使用珍珠釉与松节油按照1:3的比例制作,有无构成等同侵权的可能

笔者认为即便该假设成立,本案也不构成等同侵权。首先根据笔者检索,珍珠釉在陶瓷产品上的使用是现有技术,在发明专利“多彩珍珠釉陶瓷工艺品及其制法”(专利号:95111833.1)中,在其权利要求1的内容可知,将珍珠釉涂抹在陶瓷工艺品表面经过烧制呈现出多种色彩的技术方案于1995年已经申请,在2000年获得授权。而本案原告人的专利是2007年才申请的,即在专利申请日之前,珍珠釉涂抹在陶瓷产品上通过烧制呈现色彩的技术方案早已公布。

其次,根据《专利法实施细则》第21条规定,发明或实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,其中前序部分应写明要求保护的发明或实用新型技术方案的主题名称和发明或实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。即专利名称本身也具有限定作用,本案专利名称“一种珍珠釉在制作陶瓷栏杆中的应用”,已经限定了只能用在陶瓷栏杆上,而且摘要部分还限定了技术领域为建筑材料领域,因此被控侵权产品作为陶瓷卫浴用品,即便上述假设成立,笔者也认为其并不构成等同侵权。


结语和建议

本案为典型的专利侵权类的“打假”案件,近年来随着网商平台的兴起,平台和交易的便捷、高效,也给假冒产品孳生的土壤,除了网商平台不断的整治,专利权人的专利保护意识和维权意识的不断加强,此类针对市场进行专利类“打假”案件也呈增长,笔者建议在企业或个人在经营过程中,特别是通过网商平台经营过程中,对下述问题应当加以注意:

1.对产品所在领域的技术应适当了解,在决定销售某类产品时应当尽可能了解其有无侵权可能,包括专利侵权以及商标侵权,尽可能降低经营带来的法律风险;

2.经营者应当长期保留采购凭证、采购合同、收发货凭证及记录、支付记录、供货商资质等证据,建议保留五年以上,若产品最终被认定侵权时,可以以合法来源抗辩为理由,争取不承担赔偿责任的最优结果。



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